Сходный до степени смешения

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ элементами нарушения исключительного права являются:

— «не санкционированное» правообладателем использование сходного с его товарным знаком обозначения;

— однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя;

— вероятность смешения как последствие незаконного использования чужого товарного знака.

Понятие «сходные товарные знаки» является собирательным, в него включаются тождественные и сходные до степени смешения обозначения. Обозначение считается тождественным с другим обозначением в целом, если оно совпадает с ним во всех элементах. В случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения (п. 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482).

На практике возможны два варианта. Первый — в обозначениях истца и ответчика совпадает слово, которое несет основную нагрузку. При этом ответчик мог специально дополнить чужой товарный знак для создания видимости отсутствия нарушения. В действительности же он рассчитывает на невнимательность потребителей, которые, не обращая внимания на нюансы, будут атрибутировать контрафактные товары оригинальному производителю. Например, кондитерская фабрика «Красная звезда» не только начала использовать, но и зарегистрировала товарный знак «Дозор буревестника» в отношении конфет, притом что ранее на компанию «Бабаевский» был зарегистрирован товарный знак «Буревестник». Суд признал данные обозначения сходными до степени смешения (см. постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2017 № С01-128/2017 по делу № СИП-605/2016).

Второй вариант — предполагаемый нарушитель включил обозначение истца (речь в данном случае идет о словесной части) в самостоятельный бренд, который будет атрибутировать к нему как к источнику происхождения товара, а не к правообладателю бренда. Притом что обозначение не обладает значительной оригинальностью.

Долгое время в судебной практике господствовал подход, в соответствии с которым совпадение словесных элементов в обозначении истца и ответчика, обычно при условии однородности товаров, рассматривалось как нарушение исключительного права. Между тем в последние время подход стал более нюансированным, что заслуживает одобрения.

Так, весьма показательно в рассматриваемом аспекте дело по иску некоммерческого частного образовательного учреждения «УЭЦ «Строитель»» к частному учреждению «УЦ «Иркутский строитель»» о нарушении исключительного права истца на товарный знак «Строитель», зарегистрированный в отношении услуг 41-го класса МКТУ (см. постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2018 № С01-159/2018 по делу № А19-7251/2017).

Основанием для обращения в суд послужило то обстоятельство, что, по мнению истца, ответчик использует принадлежащий ему товарный знак в составе собственного наименования — учреждение «УЦ «Иркутский строитель»», в доменном имени сайта в интернете — ucstroitel.com, в составе контента названного сайта, а также на вывесках, в брошюрах и рекламе. Суды трех инстанций отказали в удовлетворении иска. По их мнению, из имеющихся в деле доказательств невозможно установить, что использование ответчиком слова «строитель» вводит потребителей в заблуждение относительно того, кем (истцом или ответчиком) оказываются услуги.

На первый взгляд, данная ситуация схожа со спором о товарном знаке «Буревестник»: в обозначении ответчика использовалось тождественное товарному знаку истца слово, дополненное прилагательным. Между тем в действительности данные ситуации принципиально различаются. Поясним. Товарный знак не является результатом интеллектуальной деятельности, вкладом в научно-техническое развитие. Он обладает ценностью только как идентификатор источника происхождения товара (услуг). Государство гарантирует исключительное право на него, чтобы снизить издержки потребительского выбора, обеспечить добросовестную конкуренцию. В данном случае монополия на обозначение должна охватывать лишь сферу его использования в целях индивидуализации товаров (услуг). Любые иные действия по использованию сходного с товарным знаком обозначения не представляют собой нарушения.

Правообладатели, безусловно, заинтересованы в более широкой правовой охране товарных знаков. Они предпочли бы полный контроль над своими обозначениями, пресекая абсолютно все попытки несанкционированного использования сходных с ними товарных знаков.

Вместе с тем доктрина товарных знаков последовательно отрицает подобный подход к раскрытию их сущности. Правообладатель имеет господство над товарным знаком как идентификатором товаров (услуг) конкретного производителя, но не над обозначением, зарегистрированным в качестве товарного знака. В этом заключается принципиальное отличие товарного знака как от вещи, так и от результата интеллектуальной деятельности. Вещь в юридическом смысле как объект права собственности совпадает с вещью как элементом объективной реальности. Формула патентоохраняемого объекта, определяющая объем правовой охраны, раскрывает разработанное техническое решение. Товарный знак как объект исключительного права далеко не всегда совпадает со знаком (символом) как элементом культуры и языка. Об использовании товарного знака и, соответственно, нарушении исключительного права можно говорить лишь тогда, когда он используется (с позиции потребителя, а не потенциального нарушителя) в качестве указателя на правообладателя как на источник происхождения товара. Если субъект использует обозначение в качестве своего идентификатора, как источник происхождения данного товара, то его действия не являются противоправными.

Если ваше обозначение включает неоригинальное слово, активно используемое в конкретной сфере деятельности, у вас хорошие шансы на то, что суд откажет в удовлетворении иска. Важно при этом доказать, что ваше обозначение не вводит потребителей в заблуждение.

maxkabakov / .com

Кондитерская фабрика подала в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку. Ее возражение сводилось по существу к тому, что оспариваемый словесный товарный знак «ПТИЧЬЕ БАРОККО» является сходным до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным ранее фабрикой, «БАРОККО». Фабрика мотивировала возражение несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям подп. 2 п. 6 ст. 1483 Гражданского кодекса. Напомним, что согласно указанной норме ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в России, в том числе в соответствии с международным договором РФ, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Служба, однако, сочла возражение необоснованным и оставила правовую охрану товарного знака «ПТИЧЬЕ БАРОККО» в силе. Фабрика, посчитав в связи с этим свои права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности нарушенными, обратилась в СИП с заявлением о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении ее возражения. Роспатент, согласно позиции заявителя, при исследовании сходства товарных знаков до степени смешения неверно установил различия фонетического звучания и не дал оценки исходя из звукового и смыслового критериев. Кроме того, по мнению фабрики, Роспатент сделал вывод об отсутствии факта введения потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя без учета того, что вероятность смешения определяется и однородностью товаров.

Роспатент, отклоняя возражение фабрики, указал, что оспариваемый словесный товарный знак и противопоставленный товарный знак содержат в себе разное количество слов, слогов и звуков за счет включения в оспариваемый знак слова «ПТИЧЬЕ», которое удлиняет звуковой ряд в целом и тем самым формирует звуковое отличие между товарными знаками. Словосочетание «ПТИЧЬЕ БАРОККО», отметила служба, образует качественно новый уровень восприятия, отличный от словарного значения слова «БАРОККО», вызывающего у потребителя ассоциации с архитектурным стилем. Служба решила, что слово «ПТИЧЬЕ» в оспариваемом обозначении занимает начальное положение, которое обычно в первую очередь привлекает к себе внимание потребителя.

Однако СИП с такими доводами Роспатента не согласился и пришел к выводу о сходности товарных знаков (решение СИП от 21 сентября 2018 г. по делу № СИП-445/2018)1. Суд отметил, что в качестве критерия, на основании которого определяется значимость положения элемента в словесном обозначении, устанавливаются не правила синтаксического построения предложения, а логическое ударение и самостоятельное значение такого элемента (подп. «в» п. 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее – Правила), утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32 – на данный момент утратили силу, но действовали на момент подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, а потому применены судом). СИП решил, что логическое ударение (выделение одного из элементов предложения, наиболее важного в смысловом отношении) в оспариваемом товарном знаке падает на слово «БАРОККО». Он заключил, что не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента «БАРОККО», являющегося единственным словесным элементом «старшего» знака обслуживания (товарного знака фабрики) и одним из двух словесных элементов оспариваемого товарного знака.

Добавим, что в настоящий момент правило о том, что смысловое сходство при совпадении одного из элементов обозначений определяется исходя из логического ударения закреплено в подп. 3 п. 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482.

Оценить перспективы рассмотрения вашего дела поможет аналитическая система «Сутяжник». В результате анализа текста искового заявления или претензии робот-помощник подберет наиболее релевантную судебную практику. Воспользоваться

СИП указал также, сославшись на практику Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и собственные решения, что добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова еще не делает такое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком (Постановление Президиума ВАС РФ от 18 июня 2013 г. № 2050/13, постановление президиума СИП от 2 декабря 2016 г. по делу № СИП-315/2016, постановление президиума СИП от 29 мая 2017 г. по делу № СИП-677/2016 и другие). При этом не имеет значения, на каком месте стоит уточняющее или характеризующее слово, поскольку доминирующее положение словесного элемента в товарном знаке не определяется его местонахождением (постановление президиума СИП от 13 марта 2017 г. по делу № СИП-605/2016).

СИП обратил внимание и на то, что сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений. В деле речь шла как раз о товарных знаках в отношении совпадающих и однородных товаров (кондитерских, мучных изделий и т. д.), что никем не оспаривалось. Но Роспатент, согласно позиции суда, не учел, что высокая степень однородности товаров усиливает сходство до степени смешения. На повышение вероятности смешения в отношении товаров широкого потребления обращалось внимание, указал СИП, в частности в Постановлении Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006 г. № 3691/06.

Суд подчеркнул, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (п. 14.4.2 Правил). Сходная позиция о том, что при выявлении сходства до степени смешения учитывается общее впечатление, которое производят соответствующие обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя товаров или услуг, закреплена в п. 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 г.

В итоге СИП встал на сторону заявителя и решил, что сравниваемые товарные знаки сходны по фонетическим и семантическим признакам, поскольку содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «БАРОККО», который является сильным элементом знаков и выполняет в них основную индивидуализирующую функцию. Кроме того, это обстоятельство обуславливает сходство знаков до степени смешения и по графическому критерию.

Суд признал решение Роспатента недействительным и обязал службу повторно рассмотреть возражение фабрики.

1 С текстом решения СИП от 21 сентября 2018 г. по делу № СИП-445/2018 можно ознакомиться в Картотеке арбитражных дел.

17 марта Верховный Суд РФ удовлетворил кассационную жалобу Роспатента и отменил акты нижестоящих судов, которые, по мнению ВС, посчитали товарные знаки сходными без достаточных на то оснований (Определение № 300-ЭС19-26515 по делу № СИП-102/2019).

Правообладатель товарных знаков «Охота» усмотрел сходство товарного знака конкурента до степени смешения

В июне 2018 г. ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 638846, зарегистрированному за ИП Максимом Лариным.

Заявитель исходил из того, что указанное обозначение сходно до степени смешения с восемью товарными знаками ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» (подп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ), в которых присутствует словесный элемент «охота», в том числе в красно-белой цветовой гамме. Общество также настаивало, что спорный товарный знак противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали (подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК), поскольку сходство до степени смешения словосочетания «охота нашего» со словесным товарным знаком «Охота» № 183777/1 уже было ранее подтверждено Судом по интеллектуальным правам, а также результатами опроса ВЦИОМ в 2016 г.

Однако Роспатент отказал в удовлетворении возражения, заключив, что спорный товарный знак и противопоставленные ему товарные знаки общества не являются сходными в целом (решение от 30 октября 2018 г.). По мнению госоргана, отсутствие фонетического, семантического и графического сходства обозначений не позволяет ассоциировать их друг с другом, в связи с чем основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК отсутствуют. Роспатент также указал, что приведенные в обоснование довода о нарушении подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК судебные акты не имеют отношения к оспариваемому товарному знаку.

СИП обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение общества

Далее общество обратилось в СИП с заявлением о признании указанного решения Роспатента недействительным.

Первая инстанция посчитала, что вывод Роспатента об отсутствии сходства оспариваемого товарного знака с товарными знаками, содержащими словесный элемент «охота», не обоснован. Сославшись на ст. 1483 ГК, п. 42, 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по госрегистрации товарных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 № 482, и п. 136, 138, 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10, суд признал решение Роспатента не соответствующим положениям подп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК и обязал госорган повторно рассмотреть возражение общества.

СИП констатировал, что слово «охота» в оспариваемом товарном знаке является центральным – именно на него делается акцент при произношении товарного знака целиком и падает логическое ударение. Наличие в составе знака слов «Афанасий» и «Выбирай Россию!», по мнению суда, не ослабляет смыслового сходства, поскольку не меняют значения слова «охота». Так как оспариваемый знак и противопоставленные ему знаки содержат одно и то же слово, это свидетельствует о полном вхождении противопоставленных товарных знаков либо доминирующего словесного элемента противопоставленных комбинированных товарных знаков в оспариваемый знак.

Дополнительно суд отметил, что слово «охота» в оспариваемом знаке привлекает внимание за счет обособленного расположения в композиции – на отдельной строке, выше остальных элементов и в начале словосочетания «охота нашего».

Президиум СИП поддержал выводы первой инстанции.

Верховный Суд согласился с доводами Роспатента

Роспатент подал кассационную жалобу в Верховный Суд. Госорган настаивал, что наличие в составе сравниваемых товарных знаков сходных элементов само по себе не может свидетельствовать о том, что оспариваемый знак в целом ассоциируется с противопоставленными ему товарными знаками, несмотря на отдельные отличия.

ВС посчитал, что суды первой и кассационной инстанций не учли рекомендации, приведенные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 г. № 2979/06 и № 3691/06; от 17 апреля 2012 г. № 16577/11, а также в п. 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС 23 сентября 2015 г., согласно которым вывод о сходстве товарных знаков делается на основе восприятия не их отдельных элементов, а в целом, т.е. на основании общего впечатления от обозначения.

Верховный Суд заметил, что в оспариваемом решении Роспатент признал словесный элемент «Афанасий» сильным индивидуализирующим элементом. При этом первая и кассационная инстанции проанализировали лишь расположение и значимость словесного элемента «охота» и не оценили значимость положения словесного элемента «Афанасий» с точки зрения комплексного ассоциативного восприятия знака.

«Делая вывод о центральном местоположении слова «ОХОТА» в оспариваемом знаке, указывая лишь на то, что наличие слов «Афанасий” и «Выбирай Россию!” в нем не ослабляет смыслового сходства знаков, суд первой инстанции не исследовал во взаимосвязи значимость и положение всех составляющих товарный знак словесных элементов, что влияет на восприятие знака в сознании потребителей и на общее впечатление о данном товарном знаке в целом», – подчеркивается в определении.

Также указано, что утверждая о наличии фонетического, графического и семантического сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков и обусловленности этого сходства вхождением в состав оспариваемого знака словесного элемента «охота», СИП не учел, что для случаев, когда речь идет о вхождении в товарный знак в качестве одного из элементов охраняемого средства индивидуализации другого лица, п. 10 ст. 1483 ГК предусмотрено самостоятельное основание для оспаривания предоставления правовой охраны. При этом о наличии данного основания общество в возражении не заявляло.

ВС напомнил, что при установлении сходства суд учитывает, в отношении каких элементов товарного знака и обозначения – сильных или слабых – оно имеется. При этом сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается (п. 162 Постановления № 10).

Придя к выводу, что нижестоящие инстанции установили сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака и противопоставляемых без проведения комплексного анализа их сходства, не применив п. 44 Правил № 482, Верховный Суд отменил их акты и направил дело на новое рассмотрение в СИП.

Позиция представителей общества

Интересы ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» представляли партнер CLAIMS, патентный поверенный Алексей Петров и старший юрист CLAIMS Антон Ендресяк. «В данном деле Верховный Суд привел несколько новых выводов, которые могут в дальнейшем стать постоянно применяемыми правовыми позициями. Вместе с тем они либо пошли вразрез с логикой Постановления № 10, либо остались без должного правового обоснования», – считает Антон Ендресяк.

Юрист считает, что само по себе наличие нормы п. 10 ст. 1483 ГК не исключает возможности применения п. 6 той же статьи. «ВС не учел нашу позицию, согласно которой не существует прямой связи между указанными нормами и они не являются взаимоисключающими. В действительности данные нормы регулируют принципиально разные ситуации возникновения смешения на рынке», – подчеркнул он.

Так, пояснил Антон Ендресяк, п. 6 ст. 1483 Кодекса ориентирует правоприменителя на установление сходства сравниваемых обозначений в целом, а п. 10, напротив, позволяет изъять один элемент из более позднего обозначения и сравнить только его с противопоставленным товарным знаком. «Подобное регулирование, предоставляющее более широкую правовую охрану товарным знакам, не исключает возможность правоприменителя установить как сходство обозначений в целом, так и в отдельных элементах. При этом очевидно, что п. 6 ст. 1483 ГК предполагает более высокий стандарт доказывания, чем п. 10», – указал он.

Юрист выразил сожаление по поводу того, что ВС оставил без решения обозначенную представителями общества проблему соотношения п. 6 и п. 10 ст. 1483 ГК: «Мы ожидали ответа на главный вопрос о том, соотносятся ли нормы как общая и специальная».

Алексей Петров добавил, что вывод ВС о том, что «примененное судом понятие средней степени сходства не дает возможности определить наличие или отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков» выглядит несколько странно. «Это как минимум выбивается из предложенной в Постановлении № 10 «математической” логики оценки смешения, где Суд ориентировал нижестоящие инстанции на наличие низкой и высокой степеней смешения. Очевидно, что «средняя” степень находится между этими величинами и, соответственно, влияет на возникновение смешения больше, чем низкая, но меньше, чем высокая», – пояснил юрист.

По словам Алексея Петрова, он и его коллега пытались убедить ВС в том, что возможность правоприменителя определить не только низкую и высокую степени сходства, но и пограничную, «среднюю», является показателем нормального и достаточного уровня дискреции. «Верховный Суд, однако, лишь формально сослался в определении на недопустимость использования термина «средняя” степень применительно к сходству, но не указал правовое обоснование для такого толкования», –отметил юрист.

Кроме того, добавил он, непоследовательным выглядит и вывод ВС о том, что первая инстанция установила «среднюю» степень сходства. В данном деле, пояснил Алексей Петров, установив среднюю степень сходства, СИП как минимум установил и наличие низкой степени сходства.

«Важно, что проблема определения сходства средств индивидуализации до степени смешения выходит за пределы региональной арбитражной практики и разбирается на таком высоком уровне, учитывая, насколько давно были приняты применяемые сегодня практические подходы. Данное определение является одним из первых после принятия Постановления № 10, поэтому каждое дело, выступая своего рода «апробацией” подходов ВС, способствует развитию практики в области интеллектуальной собственности», – заметил он.

Эксперты по-разному оценили позицию Суда

Советник юридической фирмы «Городисский и Партнеры», патентный поверенный Татьяна Погребинская в комментарии «АГ» отметила, что вывод первой и кассационной инстанций о сходстве до степени смешения товарных знаков базировался на наличии в сравниваемых знаках общего слова «охота». Однако наличие общего словесного элемента в сравниваемых обозначениях, в том числе вхождение одного товарного знака в другой, – это лишь один из признаков сходства при сравнении словесных обозначений, указала эксперт.

«Учитывая разную семантику слова «»охота” в сравниваемых обозначениях (в спорном товарном знаке оно употребляется в значении «хочется”, а в противопоставленных означает добычу диких животных и птицы), говорить о вхождении одного знака в другой в данном случае, пожалуй, нет оснований», – добавила она.

С точки зрения Татьяны Погребинской, комплексный анализ сравниваемых обозначений позволяет сделать вывод, что спорное обозначение не ассоциируется с каждым из серии противопоставленных товарных знаков заявителя в целом. «Об этом свидетельствует, в частности, и то, что наиболее значимую роль при восприятии оспариваемого товарного знака играет слово «Афанасий” (с него начинается восприятие обозначения и на него падает логическое ударение), а слово «охота” является своего рода семантически связующим элементом и особо внимание на себе не акцентирует, – пояснила юрист. – В противопоставленных товарных знаках словесное обозначение «охота” является либо единственным элементом, либо играет роль доминирующего элемента, на котором концентрируется практически все внимание потребителя».

По ее мнению, в пользу позиции об отсутствии сходства до степени смешения этих знаков говорит и их различное визуальное восприятие, поскольку оспариваемый знак содержит значительно большее количество слов, имеющих различное графическое выполнение и положение, а в противопоставленных знаках есть либо только слово «охота», либо с этим словом используются иные словесные и изобразительные элементы, которых нет в оспариваемом знаке. «Да и цветовое исполнение сравниваемых обозначений разное. Комплексный анализ сравниваемых обозначений, который необходимо проводить в данной ситуации, свидетельствует, скорее, об отсутствии сходства до степени смешения», – заключила Татьяна Погребинская.

Старший юрист юридической компании «Noerr», патентный поверенный Полина Гальцова отметила, что в данном деле Верховый Суд, указав на неприменение нижестоящими инстанциями п. 44 Правил № 482, подчеркнул необходимость учитывать значимость положения тождественного или сходного элемента в сравниваемых обозначениях. «При этом значимость должна оцениваться, в том числе с учетом степени, в которой этот элемент способствует реализации непосредственной функции товарного знака, а именно – индивидуализации товаров и услуг. То есть для оценки значимости элемента требуется определить, будет ли потребитель воспринимать данное обозначение именно как средство индивидуализации, отличающее данный товар или услугу от товара или услуги другого производителя», – пояснила эксперт.

С этой точки зрения, добавила она, значимым элементом может стать и обозначение, не занимающее пространственно-доминирующее положение в комбинированном обозначении, но обладающее очень высокой различительной способностью и узнаваемостью, так как внимание потребителя будет концентрироваться в первую очередь на нем. «При этом нельзя упускать из внимания степень различительной способности не только «старших”, но и «младших” товарных знаков. Так, соседство спорного элемента с другим, ранее ставшим известным потребителю обозначением, будет снижать значимость спорного элемента, смещая логическое ударение (на что указал Роспатент)», – отметила Полина Гальцова.

По ее словам, СИП и его Президиум в данном деле применили несколько абстрагированный подход, сравнив словесные элементы, присутствующие в товарных знаках обоих правообладателей, с точки зрения формального вхождения в оспариваемый товарный знак противопоставленных ему знаков, но без учета других критериев значимости, на что и указал ВС.

Юрист по защите интеллектуальной собственности ИТ-компании ЗАО «КРОК инкорпорейтед» Виталий Антонов, напротив, не согласился с выводами ВС, отметив, что поддерживает выводы первой и кассационной инстанций. «На мой взгляд, предприниматель умышленно зарегистрировал оспариваемый товарный знак с использованием слова «охота”. Об этом также свидетельствует предоставление прав использования по лицензионному договору другой пивоваренной компании», – сослался юрист на данные реестра товарных знаков.

По мнению эксперта, в Правилах № 482 закреплено достаточно критериев, позволяющих определить сходство (тождественность) товарных знаков. «Однако с позиции ВС их оказалось недостаточно, поэтому в подобных случаях стоит проводить анализ рынка конкретных товаров, работ или услуг, а также соцопросы, которые позволят в совокупности с другими доказательствами установить вводящее потребителя в заблуждение тождество или сходство товарных знаков», – резюмировал он.